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创造性判断中“预料不到的技术效果”的探析

2012年03月07日来源: 福建省知识产权维权援助中心

 

一、引言

  创造性在各国专利审查体系中都是一个非常重要的概念。无论是采用显而易见性标准还是非显而易见性标准,都将可预见性作为判断创造性的一个主要因素,而技术效果又是体现可预见性的直观标准之一,因此是否具有预料不到的技术效果成为创造性判断中不可忽视的重要因素。
  由我国现行《专利法》和《审查指南》的相关规定⑴可以看出,发明是否显而易见是具有突出的实质性特点的判断标准。但只要发明与现有技术相比具有预料不到的技术效果,则不必再怀疑其技术方案是否具有突出的实质性特点,可以确定发明具备创造性。在我国的实质审查及后续确权过程中,申请人/专利权人屡屡通过证明预料不到的技术效果而获得发明具有创造性的有利后果。虽然其中大部分确实是对技术发展做出贡献的发明,但也有一些是将现有技术中已存在的或很显而易见的技术,用新发现的一些尚未预知的技术效果包装一下重新申请专利,以试图将其纳入私权范围内,从而损害了公众利益。
  由于“预料不到的技术效果”被赋予如此之高的地位,使得审查员在面对一些滥用预料不到技术效果的案例时,即便对其创造性存疑,但也不得不依据相关规定得出发明具有创造性的结论。因此如何更加合理地利用“预料不到的技术效果”来判断专利/申请的创造性,成为平衡申请人合法权益和公众利益的一个亟待解决的问题。
  实际上,为提高创造性的判断标准,各国也逐渐形成了一些审查标准或措施用以约束和规范这种行为。其中典型的是,美国最高法院于2007年4月30日针对KSR案⑵作出终审判决,成为美国历史上自1966年Graham案以来美国最高法院关于创造性判断的最重要判决。2007年10月10日,美国专利商标局根据KSR案判决对其审查指南中创造性的判断,即教导—启示—动机(teaching-suggestion-motivation),作出了重大修改。这种判决出来后随即修改审查指南的做法在美国历史上尤为罕见,足以表明美国专利商标局对垃圾专利坚决抵制的态度和决心。
  欧洲专利局(European Patent Office,EPO)从上世纪80年代开始注意到“预料不到的技术效果”的合理使用问题,并且形成了一套较为完善的审查操作标准。本文拟通过介绍EPO的经验,就“预料不到的技术效果”探索出能够更加客观反映发明创造性的审查标准,使得专利法真正实现鼓励发明创造的立法宗旨。


二、欧洲相关规定

  EPO审查指南在创造性的相关规定中对“预料不到的技术效果”进行了一定限制。其中明确规定:“预料不到的技术效果”可以作为是否具有创造性的考虑因素;但是,如果考虑到现有技术,对于所属技术领域的技术人员来说,获得落人权利要求范围内的某些特征已经是显而易见的,例如由于缺乏可选替代要素而造成一种“单行道”的情形(参见T 192/82,0J 9/1984,415),此时预料不到的技术效果仅仅是一种奖励式的效果(“红利效果”,bonus effect),它并不赋予所要求保护的主题以创造性⑶。
  由此可见,与我国相关规定不同的是,EPO对于预料不到的技术效果附加了一个限制条件来约束、细化其判断标准。
  对此,我们有必要了解一下什么情形下预料不到的技术效果属于一种奖励式的效果。下面通过欧洲申诉委员会的几个判例对上述情形做简单的介绍。
  (1)T21/81(OJ 1983,15)⑷
  在该早期判例中,申诉委员会认为,如果获得某一落在权利要求范围内的特征,在结合现有技术的教导下可以预期产生更好的效果,因而对于本领域技术人员来说已经是显而易见的,那么即便产生了一些额外的效果(可能是无法预料的),但该权利要求仍然不具有创造性。
  涉案专利的权利要求1请求保护一种电磁装置,其中至少一个中心极面上覆有由耐磨的非电磁材料(碳化钨)形成的覆层。该申请以创造性驳回后,申请人申诉的理由之一是非电磁材料的选择具有如下预料不到的优点:在设备的使用寿命末期会出现清晰的震颤,而不需要任何进一步的测量。对此,申诉委员会认为,本领域技术人员公知,相对于目前常规用于电磁装置的磁芯和电枢的材料,碳化钨是现有技术中具有更好耐磨损性能的少数几个材料中的一个,可普遍应用于电磁装置以产生抗腐蚀或磁绝缘效果;而且,已知碳化钨还具有相比于其他材料的一些优点,并更易应用。因此,选择碳化钨作为非电磁材料对于本领域技术人员来说是显而易见的。即使出现未曾预料到的额外效果,也仍然不具有创造性。
  可见,当权利要求中的某一技术手段在各方面都明显优于其他解决方式,以致本领域技术人员不可避免地必然会选择该技术手段时,即使产生了一些额外效果,这样的权利要求仍然不具有创造性。
  (2)T192/82(O.J.1984,415)⑸
  该判例是涉及选择发明的代表性案例,并被引入了EPO审查指南。申诉委员会认为,本领域的技术人员应该可以自由使用对于其目的而言已经存在的最好解决方式。在这方面由于缺乏可选择要素而形成了“单行道”(one way street)的情形,如果这种单行道情形所带来的预期更好的效果已经是显然的,即使还存在某些其他预料不到的效果,也仅是奖励式效果。
  T192/82发明所要解决的技术问题是提供一种具有改进的抗热致弯曲性能且不降低抗冲击性能的模制组合物。该专利与对比文件1实施例25的区别在于:1.接枝聚合物不同,本申请为al,对比文件1为a2;2.三元共聚物采用了特定的方法制备。对比文件1公开了接枝聚合物A可为a1或a2,并且强调改善组合物的抗热致弯曲性和抗冲击性能是由三元共聚物所带来的,也就是说接枝聚合物的选择并不能带来这些性能上的改进。对比文件5公开了制备涵盖在本专利范围内的三元共聚物的同样的制备方法,并且公开了该三元共聚物在Vicat值(体现抗热弯曲性)和抗冲击性能等方面都带来了显著的改进和优越的性能。因此将对比文件5使用特定的制备方法制备得到的具有更好性能的三元共聚物应用到对比文件1的热塑性模具组合物中,对于本领域的技术人员来说是显而易见的。此时尽管存在一些预料不到的奖励式的技术效果,该发明仍然不具有创造性。同时,申诉委员会也强调,组合物领域真正的选择发明的大门应该是敞开的。
  可见,在该判例中将“预料不到的技术效果”仅认为是奖励式效果必须要同时满足以下几个条件:1.所选择的方式在现有技术中已经存在;2.基于现有技术可以预见该方式能够获得更好的效果;3.所选择的方式在现有技术中缺少可选择要素。该判例中对于“缺少可选择要素”的情形赋予了一个非常形象的词“单行道”(one way street),以表示在多种选择下,由于缺少可选择要素而只存在一条道路可行。在此情形下,本领域技术人员不可避免地必然会选择该种解决方式。换言之,如果本领域技术人员不得不从多种可能性中进行选择,则不存在单行道的情形,其预料不到的效果有利于认可其创造性。
  (3)T936/966
  在该判例中,申诉委员会认为,当实际的技术问题一旦被提出,本领域技术人员基于相关现有技术会立即得到解决该技术问题的技术方案,则这一技术方案不具有创造性。该评价不会由于该发明还可以解决其他技术问题而改变,并且产生预料不到的技术效果也不被认为是创造性的体现。
  该专利的权利要求1保护一种用于通过体外处理的方式来除去低密度脂蛋白(LDL)的吸附剂。在说明书中记载,如果吸附剂载体使用例如琼脂糖等软质凝胶,很难在体外处理中获得足够的流速。为了解决该问题,本发明中使用了多孔硬质疑胶体作为吸附剂的载体。该发明与对比文件1的区别在于吸附剂的载体不同,即该发明为多孔硬质凝胶体,而对比文件1为琼脂糖。另外,对比文件2中详细讨论了使用琼脂糖作为吸附剂的载体在体外处理中存在与本判例T936/96中所解决的技术问题相同的问题,即无法获得高流速(该技术问题在T939/96的说明书中明确记载了),为了解决该问题,其使用了多孔硬质凝胶来代替琼脂糖。专利权人争辩,本发明权利要求1还可以解决其他的问题,即在无需另外加和钙离子的情况下除去LDL。但是申诉委员会认为,本领域技术人员为了提高流速,将对比文件1和2中公开的内容进行组合得到本专利权利要求1保护的产品是显而易见的;并且正如在该发明中所认可的那样,足够高的流速是本领域更加希望获得的。在此情形下,即使能够解决其他的技术问题,也不能作为判断创造性的依据。
  从该判例中可以看出,对于所解决的技术问题,现有技术明确给出了解决这一技术问题所采取的技术手段,并且该技术问题也正是本领域更加迫切需要解决的,基于该明确的指向,本领域技术人员必然会立即选择该技术手段。此时即使能够解决其他的技术问题(如相对不重要的技术问题),也只能作为奖励式效果而不能认可其创造性。
  此外,如果所采用的技术手段是显而易见的,其带来的效果改进也是可以预见的,而仅仅是效果改进的程度超出了本领域技术人员的预期,那么这也是通过一种显而易见的方式必然带来的结果,这种预料不到的程度也不会使发明具有创造性⑺。
  (4)T745/008
  在该判例中,申诉人试图通过将预料不到的技术效果作为仅是一种奖励式效果来无效该专利,然而,申诉委员会并未支持其观点。
  该专利所要解决的技术问题是如何改善薄膜的粘合性能及使其能够经受住湿气条件下的分层问题。该专利与对比文件1的区别在于PEI涂层的施用方式,即本专利使用的是在线涂布,而对比文件1是离线涂布。申诉人提出,鉴于在线涂布具有可预见性的优点,因此任何粘度的提高仅是一种奖励式的效果。而申诉委员会认为,申诉人并未提供任何证据证明从离线涂布到在线涂布存在着单行道的发展趋势,并且对比文件2明确公开了在线涂布和离线涂布是相互独立的两种可选元素。对比文件2仅仅指出在线涂布方式存在某些优点(如提高效率、形成非常薄的底层涂层),并不足以构成单行道的情形,因为涂布方法的选择还受一些其他因素的影响,例如市场策略、现有生产设备等。
  该判例表明EPO对“单行道”情形所采取的是严格审慎的态度,即如果权利要求中的某一技术手段没有在各方面均明显优于其他的解决方式,则不会迫使本领域的技术人员不可避免地必然选择该技术手段,因而无法构成单行道。
  (5)T227/899
  确定发明所解决的技术问题是判断创造性的一个重要步骤,在很多情形下是基于发明达到的技术效果来确定的,因此将哪些技术效果认定为奖励式效果对于创造性的判断是至关重要的。那么,是否任意的技术效果都可以作为奖励式的效果呢?判例T227/89中给出了否定的回答。
  该专利的权利要求1保护一种阻燃剂聚酯组合物,该组合物在具有良好的拉伸强度、破裂伸长和热稳定性的同时,还表现出良好的抗白化(blooming)性质。申诉人争辩,基于对比文件2的教导,解决白化问题已经是显而易见的,因此其他物理性质的提高仅仅是一种奖励式效果,不能被认为是具有创造性的依据。但是申诉委员会不赞成这种观点。申诉委员会认为,判断哪个技术效果是关键的或偶然的 (so-called“bonus effect”),实际的方法是在所提供的情形下考虑这些效果相关的技术和应用上的重要性。尽管解决白化问题相对于现有技术是显而易见的,但是申诉委员会无法接受任何其他物理性质(例如拉伸强度、破裂伸长和热稳定性)的提高均仅是一种奖励。因为从所述组合物的整体性能来看,拉伸强度、破裂伸长和热稳定性至少和抗白化性质同等重要,因此任何上述性质的提高不能被认为仅仅是一种偶然而不被考虑。
  可见,本领域的技术人员应该全面考虑所有的技术效果,衡量它们在相关的技术和应用上的重要性,不能基于细枝末节的或者根本不相关的技术效果来确定发明所解决的技术问题;当然也不能将任意的技术效果都作为“奖励式效果”,而滥用“奖励式效果”,若此,则违背了对于预料不到的技术效果进行限制的初衷。


三、对我国《审查指南》的建议

  笔者通过对EPO的相关判例进行分析后发现,EPO认为,对于“预料不到的技术效果”,如果依据现有技术的发展,将不可避免地必然出现该发明,此时预料不到的效果仅仅是附带的奖励式效果,不能用作创造性的争辩理由。“不可避免地必然出现该发明”,是指获得所述技术方案中的某一技术特征在现有技术中已经以显而易见的方式存在,并且处于“单行”的发展趋势,基于现有技术能够预见采用该技术特征会达到更好的效果,例如:1.权利要求中的某一技术特征在各方面都明显优于其他的解决方式,以致于本领域的技术人员必然选择这一种;2.现有技术中教导了所选择的方式对于本领域技术人员的目的是最好的方式:3.对于所解决的技术问题,现有技术中明确教导了某一方式可以解决该技术问题;4.现有技术中存在唯一的、确定的发展曲线⑽。其中“基于现有技术能够预见会达到更好的效果”是潜在的驱动力,是能够形成上述“单行”的发展趋势的原动力。上述所解决的技术问题,应该是基于技术效果在相关的技术和应用上的重要性来确定的,而不是某一方(专利权人或无效申诉人)所声称的;当一份专利申请满足上述情形时,才不考虑“预料不到的技术效果”。
  由此可见,EPO对于“预料不到的技术效果”作为创造性的考虑因素附加了限制条件;不过,该附加的限制条件也是相当苛刻的,如果不满足上述任意一个条件,则仍然要考虑“预料不到的技术效果”。
  相对于EPO的做法,我国《审查指南》中并未对预料不到的技术效果给出任何限制性条件。由于某些申请人/专利权人通过陈述发明具有“预料不到的技术效果”,使原本不应授权的申请获得了专利权,实际上为滥用“预料不到的技术效果”提供了便利,在某些情况下会侵害公众利益,违背了专利法的立法宗旨。
  因此,笔者建议借鉴EPO的相关做法,对创造性判断中“预料不到的技术效果”界定如下:“预料不到的技术效果”是发明具有创造性的考虑因素,但是本领域技术人员依据现有技术的发展,将不可避免地必然出现该发明(如“单行道”情形),则不得将“预料不到的技术效果”作为判断创造性的依据,而只将其认为是一种奖励式的效果,从而仍然认为请求保护的技术方案不具有创造性。
  上述建议是在综合考虑了EPO的创造性判断的标准以及我国实际情况的结果。EPO对于预料不到的技术效果进行限制,是为了使本领域的技术人员为达到其目的,能够自由使用已经存在于现有技术中的最好方式或者已经显而易见存在于现有技术中的方式。对我国专利法创造性中的“预料不到的技术效果”附加一个相对苛刻的前提条件,有利于兼顾公众利益和申请人/专利权人的合法利益。
  有人会提出,既然预料不到的技术效果是一种额外的效果,则必然存在预料到的技术效果,为了对“预料不到的技术效果”进行限制,是否可以采用如下的判断原则:“请求保护的发明应当仅限于产生‘预料不到的技术效果’的技术方案,如果请求保护的技术方案所产生的技术效果还包括“预料到的技术效果”,这样的权利要求仍然被认为不具有创造性。”即对于同时具有预料到的技术效果和预料不到的技术效果的技术方案而言,应认为不具有创造性。
  笔者认为,该建议与我国审查实践中的常规操作相悖。如对于选择发明,所请求保护的技术方案必然包括“预料到的技术效果”和“预料不到的技术效果”,则选择发明将无法逾越上述规定的门槛,因而失去存在空间。
  而且,上述观点只是将“预料不到的技术效果”的考虑因素从“只要具有预料不到的技术效果,则发明具有创造性”的一个极端走向了几乎全盘否定“预料不到的技术效果”的另一个极端。实际上,综观EPO的上述判例,在很多案例中同时存在“预料不到的技术效果”和“预料到的技术效果”,但并未一概而论。而且,在一些情形下还需要判断“预料不到的技术效果”和“预料到的技术效果”哪个效果更为关键,即在技术和应用上的重要性。那些真正对科学、技术的进步作出贡献的发明不应由于包含了“预料到的技术效果”而被排斥在专利保护的门槛之外。


四、结论

  专利法设立的初衷是为了鼓励发明创造,不应该将已经明显或必然会为公众使用的技术方案重新纳入专利保护的范围内。在如何合理使用“预料不到的技术效果”的问题上,EPO对于预料不到的技术效果附加限制条件有值得借鉴之处。
 

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